סימני מסחר יקרי ערך מחייבים הגנה מקיפה
חברות מצליחות נסמכות על עוצמת סימני המסחר שלהן ומותגיהן כ-"דוברים" של איכות וייחודיות המוצרים והשירותים שלהן. לרב, סימני מסחר נמנים על נכסיה היקרים ביותר של חברה. הפרה או דילול של סימן מסחר עלולים לפגוע במוניטין ובהכנסות בעלות של מיליוני דולרים. עקב ניסיוננו המתועד והמוכח בליטיגציה בעלת פרופיל גבוה וביישוב סכסוכים, יועצים משפטיים פנימיים בחברות ועורכי דין מובילים אחרים בתחום סימני המסחר פונים למשרד פניגן באופן קבוע, בכדי שנטפל בענייניהם המורכבים ביותר ועתירי הסיכון.
מדורגים בין המומחים המצליחים ביותר בעולם בתחום סימני המסחר
התמחותו של משרד פניגן בתחום סימני המסחר ידועה בזכות הניסיון, התחכום, היצירתיות והעומק שלה. יש לנו למעלה מ-25 עורכי דין אשר עוסקים באופן בלעדי או בעיקר בדיני סימני מסחר. אנשינו מונים עו"ד מפולפלים העוסקים בליטיגציה, שני יועצים משפטיים לשעבר לנושא סימני מסחר בחברות מובילות, וכן שופטת מנהלית ועורכת דין בוחנת לשעבר בוועדה למשפטים וערעורים בתחום סימני המסחר במשרד הפטנטים האמריקאי (TTAB). המומחים שלנו כוללים גם צוות ליבה מעורר קנאה של עוזרים משפטיים ואנשי מקצוע בתחום סימני המסחר, כולל מנהלי פורטפוליו, חוקרים פנימיים ומומחה לשמות מתחם. ניסיוננו הנרחב בכמעט כל סוגי המוצרים והשירותים ובכל פן בהגנה על סימני מסחר, מסייע לנו במתן ייעוץ ללקוחות לגבי הדרך הטובה ביותר להגן, לתמוך ולמנף נכסי קניין רוחני יקרי ערך. יש לנו רקורד מוכח בליטיגציה בעלת פרופיל גבוה ובישוב סכסוכים, כאשר יועצים משפטיים פנימיים בחברות ועורכי דין מובילים אחרים בתחום סימני המסחר מדרגים את משרד פניגן, באופן קבוע, כאחד מהמומחים המצליחים בעולם בתחום סימני המסחר.
התמחות מקיפה
אנו עוקבים אחר מהלך ההתקדמות של סימן מסחרי החל משלב הבחירה, דרך שלבי האישור, הליכי הרישום והתחזוקה ועד לשלבי ניהול פורטפוליו, ביקורות ספרי חשבונות בסימני מסחר, רישוי, שירותי השגחה, מחלוקות וליטיגציה. היקף ההתמחות שלנו מאפשר גמישות רבה. אנו מספקים מגוון רחב ומלא של שירותים בתחום סימני המסחר עבור לקוחות רבים, בעוד שאחרים מבקשים את עזרתנו בחלק מתחומים אלו על בסיס של מיזמים.
ייעוץ והליכי רישום של סימני מסחר
מספרם הרב של נושאי סימני המסחר בהם אנו מטפלים מהווה הוכחה ניצחת לניסיון של משרד פניגן בהכנת חוות דעת בנושא סימני מסחר ובהגשה, הליכי רישום ותחזוקה של בקשות ורישומי סימני מסחר הן בארה"ב והן בעולם. אנו מספקים מדי שנה אלפי חוות דעת בנושא אישור סימני מסחר. כיום אנו אחראים ליותר מ-25,000 בקשות ורישומים של סימני מסחר (בארה"ב ובעולם) ואנו מנהלים באופן שוטף תיקי סימני מסחר גדולים, כולל כאלו המכילים למעלה מ-10,000 רישומים/בקשות, המקיפים יותר מ-180 מדינות בעולם.
סימני מסחר מקומיים
אנו מייעצים ללקוחות לגבי אסטרטגיות לבחירת סימנים "חזקים" שהם ברי הגנה ורישום ברמה המיידית, עוד בטרם שהם מאמצים סימן מסחר. אם לקוח יעדיף להשתמש במונח או בסימן באופן תיאורי, נוכל לייעץ לו לגבי הדרך לעשות שימוש במונח בכדי למצב את הלקוח במצב המיטבי במקרה שיערערו עליו. הייעוץ שלנו בשלבים המוקדמים של פיתוח סימן מסחר מסייע במניעת בעיות אכיפה או סכסוכים עתירי עלויות בהמשך הדרך.
לאחר בחירת הסימן, אנו עורכים חיפושי זמינות ומספקים חוות דעת ברורות ומעשיות. אנו מעריכים כל בקשת חיפוש בקפדנות בכדי לברר באילו טובין או שירותים יש לחפש, את סוג החיפוש אותו יש להזמין, והאם לערוך חיפוש במקורות משלימים כלשהם. יתר על כן, חוות הדעת שלנו אינן מבוססות אך ורק על תוצאות החיפוש כפי שהן מופיעות בדו"ח החיפוש. אנו בודקים סימנים ושמות רלוונטיים בכדי לקבוע אם הם נמצאים בשימוש ואם כן, את אופיין והיקפן של הזכויות אשר נמצאות ברשות בעליהן. ניסיוננו הנרחב בליטיגציה מאפשר לנו לתת חוות דעת מציאותיות בנוגע לזמינותו של סימן, כמו גם המלצות פרקטיות לגבי השימוש בסימן ורישומו כדי למנוע או למזער בעיות פוטנציאליות.
עבור פניגן, הגשת בקשות בנושא סימני מסחר אינה עניין אדמיניסטרטיבי שגרתי בלבד – אנו שוקדים על פיתוח אסטרטגיה הולמת בנוגע לצורת הסימן ורמת התיאור בהרחבה או בצמצום של השירות או הטובין. אנו לוקחים בחשבון את תוצאות החיפוש והאפשרות למחלוקות על הסימן בהמשך הדרך. בנוסף, אנו בוחנים תוכניות עתידיות לסימן כדי לוודא שכל הטובין או השירותים הרלוונטיים מכוסים בבקשה. בהליכי רישום של בקשות אנו נותנים ייעוץ מעשי לגבי הדרכים הטובות והיעילות ביותר להשיב לסירובים. במידת הצורך, נוכל להיעזר במומחיותה של שופטת ה-TTAB/ עורכת הדין הבוחנת לשעבר ממשרד הפטנטים וסימני המסחר האמריקאי.
סימני מסחר בינלאומיים
כמו בהליכי רישום בארה"ב, משרדנו אינו מתייחס להגשת בקשות לסימני מסחר בחו"ל כאל נושא אדמיניסטרטיבי שבשגרה. נהפוך הוא, אנו בוחנים את אופיו של הסימן, את הבקשה בארה"ב, את כל תוצאות החיפושים בארה"ב או בחו"ל וכן את המחלוקות הפוטנציאליות, ודנים בתכניות עתידיות עבור הסימן עם הלקוח. לאחר מכן, ביכולתנו לפתח אסטרטגיות מתאימות להגשת בקשות בחו"ל במונחים של צורת הסימן והיקף הטובין או השירותים.
טיפחנו רשת של עורכי דין וסוכנים בתחום סימני המסחר מסביב לעולם על מנת שיסייעו בהגשת בקשות לסימני מסחר מחוץ לארה"ב. אנו בוחרים עורכי דין זרים על סמך יכולתם להעניק את רמת השירות הגבוהה לה לקוחותינו מצפים. אם לקוח יעדיף לשמור על יחסים קיימים עם משרד מסוים, נשמח להיענות. עם קבלת פנייה מאת עורך דין זר, אנו מדווחים על כך ללקוח בליווי אסטרטגיה מוצעת. אנו בודקים את המלצותיו של עורך הדין הזר בקפידה ומנסחים תגובה או אסטרטגיה להתנגדות, שהיא משכנעת. בנוסף, אנו בוחנים האם האסטרטגיה תואמת לאסטרטגיה הננקטת במדינות אחרות, ואם לא – האם יש הצדקה לסטות ממנהגי העבר ומה יהיו ההשלכות אם אכן דרך זו תינקט. יש לנו ניסיון נרחב עם פרויקטים בינלאומיים לקבלת אישורים. אנו מציגים את תוצאות החיפוש בפורמטים מסודרים ויעילים שהם קלים להבנה, מכילים סיכומים תמציתיים וכוללים עצות ספציפיות לעניין פעולות מומלצות. בפרט, אנו מספקים הכוונה מעשית וניתוח סיכונים, משום שעורכי דין זרים רבים הנם שמרניים ביותר ומזהים סימנים "בעייתיים" רבים. אנו מנתחים את הסימנים ה"בעייתיים" ומפרקים אותם לקטגוריות של בעיות ממשיות ובעיות פוטנציאליות. בנוסף, אנו ממליצים על צעדים מדויקים שיש לנקוט בניסיון לטפל בכל הבעיות הפוטנציאליות (לדוגמה, לשאת ולתת על הסכמים, רכישת זכויות).
ליטיגציה בנושא סימני מסחר
שירותי הייעוץ שלנו מתחילים לעיתים קרובות, עם יצירתו של סימן המסחר, במתן ייעוץ פרו-אקטיבי במהלך הבחירה והרישום שנועד לסייע במניעת הסיכויים לליטיגציה או במזעורם. היה ומתעוררות בעיות, וזכויות יקרות ערך בסימני מסחר נתונות בסיכון או שהוגש אישום, אנו מאמינים שמשתלם שליטיגנטים מפולפלים יהיו לצידך. טיפלנו בתיקים שהתפרשו על פני תעשיות רבות מספור ומעורבות בהם כל סוגי הזכויות הקיימות בסימני מסחר. עורכי הדין שלנו בעלי עשרות שנות ניסיון בליטיגציה של תיקי סימני מסחר, גדולים כקטנים, בפני בתי משפט ברחבי ארצות הברית כשהם מייצגים הן תובעים והן נתבעים. אנו מופיעים באופן קבוע בפני משרד הפטנטים וסימני המסחר האמריקאי ובפני הועדה למשפטים וערעורים בתחום סימני המסחר המשתייכת לו, בפני ועדת הסחר הבינלאומית, בפני בתי משפט מחוזיים ובתי דין אחרים.
הודות לניסיוננו העצום בתחום הליטיגציה, עורכי הדין שלנו בקיאים בדרכים הטובות ביותר לגשת לתיקים, בין אם הם גדולים ובין אם הם קטנים, בין אם הם מורכבים ובין אם הם פשוטים. אנו מעריכים את הסיכונים והתגמולים הפוטנציאליים של סכסוכים ומספקים פתרונות יצירתיים ללקוחות מגוונים.
הפרה ודילול
מומחיותנו בליטיגציה מקיפה את כל סוגי תיקי ההפרה והדילול של סימני מסחר בהם מעורבים סימני מסחר, סימני שירות, תדמיות מוצר, תצורות מוצר, שמות מסחריים, שמות מתחם, אותיות, מספרים, צבעים ומספרי טלפון. יש לנו רקורד מרשים של הבאת התדיינויות משפטיות לסיום מוצלח לטובת לקוחותינו, אם על ידי בחירת פורום אשר נותן ללקוחות את הסיכוי המיטבי לזכות על פי החוק, אם על ידי הגשת בקשה לדחייה, השגת צו מניעה זמני מוקדם או צו מקדמי, הבאת התיק למצב פשרה, בקשת פסק דין מסכם (מעין בקשה לדחייה על הסף) או הבאת התיק למשפט.
אחד מיתרונותינו הוא השימוש במומחים לחיזוק המצב המשפטי של לקוחותינו. מזה שנים רבות אנו עובדים עם מומחים רבים לסקרי צרכנים במגוון רחב של סוגיות בליטיגציה של סימני מסחר כולל הסבירות להטעיית צרכנים, הסבירות לדילול, גנריות, משמעות משנית ופרסום. בנוסף, אנו עושים שימוש אסטרטגי במומחים אחרים בתחומים כגון בלשנות, שיווק, פסיכולוגיה צרכנית, מומחים בתעשייה ובנזקים.
ליטיגציה בנושא שמות מתחם ו-UDRPs (מדיניות שימוש בשמות מתחם ויישוב סכסוכים)
יצרנו מוניטין בינלאומי כמומחים מובילים בתחום שמות מתחם(Domain names) . טיפלנו בלמעלה מ-75 התדיינויות משפטיות אזרחיות בארה"ב העוסקות בשמות מתחם המתפרשות על מגוון רחב של תעשיות כגון מזון ומשקאות, תיירות ומלונאות, מחשבים ואלקטרוניקה ומדיה ובידור.
עורכי הדין שלנו מטפלים במאות סכסוכי שמות מתחם מדי שנה והגישו, או הגנו על, למעלה מ-410 תלונות על פי מדיניות יישוב הסכסוכים שלICANN (תאגיד האינטרנט להקצאת שמות ומספרים) עבור יותר מ-100 לקוחות שונים. טיפלנו במגוון רחב של תרחישים עובדתיים וסוגיות בתלונות אלו.
הניסיון של פניגן נפרש הרבה מעבר לגבולות ארה"ב. תאמנו או סייענו בליטיגציה בנושא שמות סיומת אינטרנט כלליות (gTLD) ושמות סיומת אינטרנט של מדינה(ccTLD) במדינות זרות רבות כולל ארגנטינה, אוסטרליה, ברזיל, צ'ילה, דנמרק, גרמניה, יוון, הודו, ישראל, מקסיקו, הולנד, פורטוגל ואורוגוואי. החלטות חיוביות ניתנו בכל התיקים שהוכרעו עד כה, כולל החלטות שנחשבות להחלטות ראשונות מסוגן בהודו ובישראל.
עקב האופי וההיקף הנרחבים של תופעת חטיפת שמות מתחם (cybersquatting) ושל פעילות הפרה באינטרנט, אנו מייעצים ללקוחות בנושא פיתוח אסטרטגיות לרישום שמות מתחם אשר יסיעו במניעה או במזעור עבודת אכיפה יקרה יותר בהמשך הדרך. בנוסף, אנו מסייעים לקוחות לנהל ולתעדף את מאמצי האכיפה על ידי פיתוח קווים מנחים ואסטרטגיות ספציפיות.
המומחיות שלנו בשמות מתחם ובאינטרנט נגזרת לא רק מהניסיון המעשי הרב שלנו בטיפול בעניינים אלו, אלא גם מכתיבה והרצאה בנושאים הללו. עורכי דין של פניגן כותבים מאמרים על סוגיות סימני מסחר העולות מהאינטרנט, כולל שימוש הוגן, קישורים, תגי מטא וחוק האוסר על רישום שם מתחם תוך שימוש בסימן מסחר של אחר או שם של ידוען –(Anti-Cybersquatting Consumer Protection Act). בנוסף, אנו סוקרים ומסכמים כל החלטות שיפוטיות בנושא סימני מסחר הקשורות לאינטרנט, שניתנו על ידי בתי המשפט בארה"ב, ומפרסמים את הסיכומים באתר שלנו.
זיוף/הפצת סחורות בשוק האפור
תופעות הזיוף והפצת סחורות בשוק האפור גוברות בקצב מדאיג וגורמות להפסדים של מיליארדי דולרים בתעשייה מדי שנה. כאשר סימני המסחר של לקוחותינו מאוימים בדרך זו, אנו פועלים במהירות נגד היצרנים והמפיצים כאחד כדי לבלום את זרימתם של הטובין המזויפים והפצתם בשוק האפור. אנו מופיעים באופן קבוע בבתי משפט ברחבי ארה"ב וזכינו בסעד של מתן צווים דחופים עבור לקוחותינו, כולל עיקולים במעמד צד אחד, צווי מניעה זמניים וצווים מקדמיים. נוכחותנו הבינלאומית מאפשרת לנו ליישם תכניות גלובליות להגנה על מותגים במהירות וביעילות.
פרסום כוזב
אם המותג והמוניטין של לקוח מאוימים על ידי הצהרות כוזבות או פרסום מטעה קיים צורך בסעד מיידי, לעיתים קרובות. אנחנו מצויים היטב בחוק "לנהאם" (Lanham Act)ומבינים את הניואנסים שבהצהרות כוזבות, מנהגים מטעים והטעיית צרכנים. השכלנו להשיג פתרונות מהירים עבור לקוחותינו, כולל צווי מניעה.
ליטיגצית TTAB (הועדה למשפטים וערעורים בתחום סימני המסחר)
בשנת 2007 השתנו חוקי ההתנהלות בפני ה-TTAB ובכך הפכו ההליכים בערכאה זו דומים יותר לליטיגציה אזרחית, כולל גילויים ראשוניים, גילויי מומחים וגילויים טרום-משפטיים. בעוד שהשינויים בחוק עשויים להוות אתגר עבור פירמות רבות, למשרד פניגן ניסיון עשיר בליטיגציה אזרחית, ואנחנו מוכנים היטב להנחות את לקוחותינו תחת הגזרות החדשות.
אנו מתורגלים בהתנהלות ניכרת מול ה-TTAB במשך עשרות שנים ובאופן טיפוסי מגישים כ-200 התנגדויות ומחיקות סימני מסחר בארה"ב מדי שנה. בכל רגע נתון, יש לנו כ-300 עד 400 התנגדויות ומחיקות פעילות בארה"ב. רבים מעורכי הדין שלנו בתחום סימני המסחר הם בעלי מומחיות רחבה בטיפול בהליכי התנגדות ומחיקה בפני ועדת ה-TTAB. לאחת מעורכי הדין שלנו הייתה קריירה בת 10 שנים במשרד הפטנטים וסימני המסחר, לפני הצטרפותה לפניגן בשנת 2002, שם שימשה כשופטת מנהלית לנושא סימני מסחר וכעורכת דין להחלטת ביניים (Interlocutoy Attorney) בוועדה, וכעורכת דין בוחנת במשרד הפטנטים וסימני המסחר. כשופטת מנהלית לסימני מסחר היא ניהלה הליכי התנגדות ומחיקה וערעורים במעמד חד צדדי נגד החלטות סופיות של משרד הפטנטים וסימני המסחר. במשך תקופה זו היא כתבה למעלה מ-100 החלטות על הזכויות החוקיות ולמעלה מ-60 החלטות בנושא פסק דין מסכם , ודנה בלמעלה מ-70 טיעונים בעל פה ושימועים טלפוניים. בתפקידה כעו"ד להחלטות ביניים היא כתבה למעלה מ-150 החלטות פסק דין מסכמות. כעורכת דין בוחנת, היא הופיעה בערעורים רבים במעמד צד אחד בפני ועדת ה-TTAB.
אנו מתייחסים לכל התנגדות ומחיקה כעניין ייחודי. אנו בודקים את הטענות וההגנות ואת הראיות הרלוונטיות לאור המטרות והמשאבים של הלקוח ולאור השווי של התיק. בהמשך, אנו מגבשים תוכנית להשגת היעדים המיטבית עבור לקוחותינו בין אם בהסדר או במשפט. בפרט, אנו מפתחים תכנית גילוי מוקדם לכל תיק ותיק. לעיתים קרובות, אנו ממליצים על גילוי מינימאלי ממוקד ולעיתים, על הימנעות מגילוי כל שהוא. בתיקים בהם אנו מייצגים את התובע אנו יוצרים אסטרטגיות מקיפות, תוך שאנו לוקחים בחשבון את אופי ומידת השימוש שנעשה על ידי היריב (אם נעשה) בסימן נשוא ההליך.
בסיס הלקוחות שלנו הוא מגוון וגלובלי
אנו מייצגים חברות גדולות וקטנות ממגוון תעשיות, כולל פרמצבטיקה וביוטכנולוגיה, שירותים פיננסיים, הוצאה לאור, האינטרנט, מחשבים וטלקומוניקציה, מוצרי צריכה, רכב וייצור. בנוסף, אנו מייצגים מספר סוכנויות ממשלתיות. בין לקוחותינו נמנים:
הדירוגים שלנו מספרים חלק מהסיפור
אנו גאים על כך שזכינו להוקרה מצד עמיתינו ומצד יועצים משפטיים בתאגידים, במשך השנים. בין הדירוגים האחרונים שלנו:
פירמת הקניין הרוחני של השנה בארה"ב למתן כלל השירותים, 2008, 2009
(הירחון ניהול קניין רוחני)
פירמה משפטית מרמה מס' 1 בארה"ב לליטיגציה בנושא סימני מסחר ומלאכת יישוב סכסוכים, 2008, 2009
(סקר הקניין הרוחני העולמי של הירחון ניהול קניין רוחני)
פירמה משפטית מרמה מס' 1 בארה"ב לליטיגציה בנושאי סמני מסחר ובתחום של יישוב סכסוכים , 2008, 2009
(מדריך ה-Legal 500 U.S.)
פירמה משפטית מרמה מס' 1 או מס' 2 בארה"ב לליטיגציה בנושא סימני מסחר ומלאכת יישוב סכסוכים 2005-2007
(סקרי הקניין הרוחני העולמי של הירחון ניהול קניין רוחני)
פירמה משפטית מרמה מס' 1 בארה"ב לקניין רוחני, 2007, 2008, 2009
(מדריך Chambers USA לעורכי הדין המובילים באמריקה לעסקים)
פירמה משפטית מרמה מס' 1 בארה"ב לליטיגציה בנושא סימני מסחר, 2007
(מדריך ה-Legal 500 U.S.)
מחלקת השנה לליטיגציה בנושא קניין רוחני, 2006
(הירחונים American Lawyer ו-IP Law & Business)
