חפש פניגן

ג´יימס ב. מונרו

שותף

+1 202 408 4159

james.monroe@finnegan.com

901 New York Avenue, NW Washington, DC 20001-4413

vCard

ג´יימס מונרו, שותף-מנהל במשרד פניגן, הוא בעל ניסיון בכל ההיבטים של דיני הקניין הרוחני. הוא ממקד את פעילותו בהתדיינות משפטית בשפני בית המשפט המחוזי ובית המשפט לערעוריםשל ארה"ב, ושימש כפרקליט מוביל במספר עניינים הקשורים לזכויות פטנטים בארה"ב. באופן מיוחד, הוא בעל ניסיון רחב בהתדיינות משפטית בנושא חוק האץ´-וקסמן, המסדיר את התחום של מתן אישורים למוצרים פרמקולוגיים. כמו כן הוא ייצג לקוחות בעניינים הקשורים לחזוּת מסחרית, תחרות בלתי-הוגנת והגבלים עסקיים. הוא טען בפני בתי משפט, מגשרים ובוררים.


מר מונרו גם מספק ייעוץ ללקוחות מקומיים ובינלאומיים בתחום דיני הקניין הרוחני בארה"ב באמצעות חוות דעת בנושאי הפרה, תקפוּת, אכיפה ושחרור פטנטים, וכן באמצעות ייעוץ בנושאי רישוי, הגבלים עסקיים, בדיקת נאותות וניהול תיק נכסי קניין רוחני. כמו כן, הוא מייעץ ללקוחות בכל הקשור למשחק הכוחות ההדדי בין דיני הפטנטים בארה"ב לבין תהליך השגת אישור ממנהל המזון והתרופות (FDA) לשיווק מוצרים פרמקולוגיים ומכשירים רפואיים.

העיסוק המקצועי של מר מונרו מקיף מערך רחב של טכנולוגיות, כשההתמקדות היא בתחומי הפרמקולוגיה, הכימיה, הביוטכנולוגיה והמכניקה. הוא סייע ללקוחות העוסקים בתחומים של מוצרים פרמקולוגיים, כימיקלים תעשייתיים, הרכבים של משקאות, מוצרי מזון, חומרי אריזה, פוטוכימיה, תהליכי עיבוד נפט, דלקים ביולוגיים, סגסוגות, מוצרי נייר, ייצור זכוכית ומכשירים רפואיים.

מר מונרו מרבה להרצות בכל הקשור להגנה על זכויות הקניין הרוחני בארה"ב, בדגש על סוגיות הנובעות מחוק האץ'-וקסמן. הוא שימש גם כפרופסור עמית בתחום של התדיינות משפטית בנושא פטנטים.

קרא עוד +

ציוני דרך

ייצג את חברת Elan במסגרת תובענה על הפרת פטנט לפי חוק האץ/וקסמן בעניין התרופה ®Naprelan. בית המשפט המחוזי קבע כי תביעות הפטנט נשוא התובענה הן תקפות, שניתן לאוכפן ושהן הופרו ביודעין על ידי חברת Andrx/Watson, וכן קבע שחברת Elan זכאית להשבת שכר טרחת עורכי דין. חברת Andrx/Watson הגיעה בעניין זה לפשרה שכללה תשלום של 18 מיליון דולר לחברת Elan והסכמה לתנאים נוספים שנותרו חסויים.
מייצג את חברת Otsuka Pharmaceuticals במסגרת התדיינות משפטית על הפרת פטנט לפי חוק האץ/וקסמן נגד שבע חברות שביקשו להשיג את אישור ה-FDA לשיווק גרסאות גנריות של התרופה ®Abilify.
ייצג את חברת GlaxoSmithKline במסגרת תובענה על הפרת פטנט שהוגשה על ידי חברת Pfizer בעניין התרופה ®Levitra, שיושבה בסופו של דבר בהסדר פשרה שפרטיו נותרו חסויים.
הגן על חברת Elan בתובענה בעניין הגבלים עסקיים שהוגשה על ידי חברת Andrx וכוונה כנגד הסדר פשרה במסגרת התדיינות משפטית על פי חוק האץ´-וקסמן מול צד אחר. בית המשפט המחוזי פסק בהליך מקוצר לטובתה של חברת Elan בכל הסוגיות שנדונו, ובית המשפט של הסבב האחד-עשר אישר את קביעות בית המשפט המחוזי שהתקבלו ברוב דעות. העניין יושב בסופו של דבר כחלק מהסדר פשרה רחב יותר.
ייצג את חברת Aventis במסגרת תובענה על הפרת פטנט בעניין המוצר התרופתי ®Advate לטיפול בהמופיליה של חברת Baxter. העניין יושב בסופו של דבר במסגרת בוררות שפרטיה נותרו חסויים. כמו כן, ייצג את החברות Aventis ו-CSL Behring במסגרת תובענה דומה בעניין המוצר התרופתי Kogenate® FS של חברת Bayer. העניין יושב במסגרת הסדר שפרטיו נותרו חסויים.
ייצג את המשיבה, חברת Elan, במסגרת תובענה על הפרת פטנט שהוגשה על ידי חברת Classen Immunotherapies. בית המשפט המחוזי פסק בהליך מקוצר לטובתה של חברת Elan וקבע שלא הייתה הפרה, וכן עיכב את המשך ההליכים עד לקבלת התוצאות בהליכי הבחינה-מחדש בפני משרד הפטנטים וסימני המסחר של ארה"ב שפתחה בהם חברת Elan.
ייצג את חברת Ferring בהתדיינויות משפטיות שונות ומתן ייעוץ בעניינים שונים, לרבות כפרקליט מחליף בתיק שבו הגן בהצלחה על חברת Ferring בתביעה על תשלום שכר טרחת עורכי דין בסך 5 מיליון דולר בעקבות התדיינות משפטית קודמת.
ייצג את חברת Elan במסגרת תובענה על הפרת פטנט לפי חוק האץ/וקסמן בעניין בקשתה של חברת Ivax לשווק העתקים גנריים של התרופה ®Permax. המעורבות בעניין הסתיימה כשחברת Elan העבירה את האחריות למוצר ולהתדיינות המשפטית בעניינו לצד אחר.
ייצג חברה העוסקת בתחום התוספים התזונתיים בניהול משא ומתן לעצירת פעילות מפירה מצד מספר יצרנים, מפיצים ומוכרים של ממתיק מלאכותי.
מייצג את חברת Elan במסגרת תובענה על הפרת פטנט לפי חוק האץ/וקסמן בעניין בקשתה של חברת Eon לשווק העתק גנרי של התרופה ®Skelaxin. בעבר ייצג את חברת Elan במסגרת תביעה שבה הייתה מעורבת חברת Corepharma בקשר לאותו מוצר, שהסתיימה בסופו של דבר בהסדר פשרה.
ייצג את חברת Elan במסגרת התדיינות משפטית לפי חוק האץ/-וקסמן נגד החברות Brightstone ו- SkyePharma בעניין בקשתן לשווק העתקים גנריים של התרופה ®Naprelan. התיק הסתיים בהסדר פשרה שתנאיו נותרו חסויים.
שימש עוזר משפטי לכבוד השופט גיילס סאתרלנד ריץ´ בבית המשפט לערעורים של ארה"ב בסבב הפדראלי, 1992-1994.
לשעבר בוחן פטנטים של ארה"ב במגוון של נושאים, לרבות חומרים פולימריים ואנאורגניים, טקסטיל, חלקיקים מצופים, רכיבים מוליכים-למחצה ומדיה מגנטית להקלטה, 1986-1989.
חבר הוועד המנהל של הפירמה; בעבר עמד בראש קבוצת תחום הכימיה של הפירמה, וכן שימש כשותף מגייס.

מבחר פרסומים

  • מחבר-שותף. “Obviousness of DNA Fragments in the Post-Kublin Era,” Life Sciences IP Review, April 30, 2013.

הכרה מקצועית

זכה להכרה כאיש מקצוע מוביל בתחום של מדעי החיים בקטגוריה של התדיינות משפטית בנושא פטנטים בארה"ב, במדריך Which Lawyer, 2010 המתפרסם על ידי חברת Practical Law Company.

פעילות מקצועית

  • איגוד דיני הקניין הרוחני של אמריקה (יו"ר לשעבר, ועדת הפרסים, סגן יו"ר לשעבר, ועדת עורכי הדין הצעירים)

  • איגוד לשכות עורכי הדין של אמריקה (אגפי ההתדיינות המשפטית והקניין הרוחני)

  • לשכת עורכי הדין של וירג´יניה (אגפי ההתדיינות המשפטית והקניין הרוחני)

  • לשכת עורכי הדין של מחוז קולומביה (אגפי ההתדיינות המשפטית והקניין הרוחני

  • איגוד לשכות עורכי הדין של הסבב הפדראלי

  • אמריקן אין אוף קורט ע"ש גיילס ס. ריץ´

  • המכון האמריקאי של מהנדסי כימיה

סמכות לייצוג בבתי משפט ולשכות עורכי דין

    מחוז קולומביה

    וירג´יניה

    בית המשפט לערעורים של ארה"ב, הסבב הפדראלי

    בית המשפט העליון של ארה"ב

    משרד הפטנטים וסימני המסחר של ארה"ב

השכלה

    אוניברסיטת ג´ורג´ וושינגטון, המרכז הלאומי למשפטים

    תואר בוגר במשפטים, 1991

    אוניברסיטת וושינגטון,

    תואר בוגר במדעים, הנדסת כימיה, 1986

שלב התמחות

    בית המשפט לערעורים של ארה"ב, הסבב הפדראלי