חפש פניגן

בחינה מחדש של פטנטים

הליכי בחינה מחדש במשרד הפטנטים וסימני המסחר האמריקאי נמצאים בעליה והפכו לחלופה חשובה שיש לשקול אותה, שעה שמערערים על תקפותן של מערכת התביעות בפטנט. לאור החלטת KSR של בית המשפט העליון (משפט שעסק בסוגית "המובנות מאליו" במערכת התביעות בבקשה לפטנט) וההקמה של קבוצה ייעודית לבחינה מחדש במשרד הפטנטים וסימני המסחר בעת האחרונה, התקפת פטנט באמצעות הליך של בחינה מחדש הפכה ליותר ויותר מוצלחת. כתוצאה מכך, נעשה שימוש הולך וגובר בבחינות מחדש על ידי מבקשים מצד שלישי, כחלק מההגנה בסכסוכי פטנטים.

לדוגמה, מבקשים מצד שלישי יכולים ליזום הליך של בחינה מחדש כדי ליצור מינוף יקר ערך, על מנת לסייע ביישוב סכסוכי פטנטים בתנאים מיטיבים, על מנת להשיג עיכוב של ליטיגציה בהליך מקביל בבית המשפט המחוזי או בוועדה האמריקאית לסחר בינלאומי, וכאשר הבחינה מחדש מוצלחת, על מנת להפוך את אותן תביעות לשנויות במחלוקת, למעשה. הליך של בחינה מחדש יכול אף לשמש צד שלישי אשר מחפש אחר חלופה זולה באופן יחסי, כדי לצמצם או לבטל תביעות של פטנט במטרה לפנות את הדרך לתכנון מוצר חדש.

עבור בעל הפטנט, הליך של בחינה מחדש יכול לשמש לחיזוק תוקפו של פטנט או למימוש זכות קדימה בהתקפה על הפטנט. ניתן להשיג זאת על ידי קבלת תעודת בחינה מחדש עם מערכת תביעות שאושרה לאחר התחשבות בידע הקודם בתחום
(prior art), אשר לא עמד לעיני הבוחן בזמן הבחינה המקורית של הפטנט. אסטרטגיה אחרת יכולה להיות, השגת תביעות צרות יותר, אשר מיטיבות להתחמק מהידע הקודם בתחום, ואף על פי כן עדיין יהיה ניתן לקרוא על המוצר המתחרה.

פרקטיקת הבחינה מחדש נגזרת מהליכי רישום במעמד צד אחד, בטרם הענקת הפטנט, עם משרד הפטנטים וסימני המסחר, אך יש לה מספר כללים והליכים ייחודיים אשר הופכים אותה להליך ממוקד מטרה. אותם כללים והליכים ייחודיים כוללים: (1) התקפה מוגבלת המחייבת ערעור על תוקפן של פטנטים בהתבסס על ידע קודם בתחום, פרסומים מודפסים, הודאות מאת בעלי הפטנט, או מתן פטנט כפול; (2) זמינותן של בקשות צד ג' אנונימיות בהליכי בחינה מחדש במעמד צד אחד; (3) השפעות "אסטופל" (-השתק) על מבקשים צד ג' לאחר החלטה סופית בבחינות מחדש בין הצדדים; ו-(4) הזדמנויות מצומצמות ביותר להשגת הארכות זמן או לבקשת ביצוע תיקונים במערכת התביעות ובראיות ככל שההליך מתקדם.

עורכי הדין של פניגן טיפלו בקרוב ל-200 בחינות מחדש בחמש השנים האחרונות. ייצגנו בעלי פטנטים ומבקשים מצד שלישי בהליכים בין הצדדים ובמעמד צד אחד. הסוגיות הטכנולוגיות שנבחנו מחדש כיסו כמעט כל מגזר בתעשייה, כולל מוליכים למחצה, התקנים רפואיים, אלקטרוניקה צרכנית ופטנטים על שיטות עסקיות. אנו בעלי ניסיון בטיפול בכל ההיבטים המנהליים של בחינה מחדש, כמו גם בייעוץ ללקוחות על אסטרטגיות ליטיגציה, אשר כוללות בחינה מחדש כטקטיקה אופנסיבית או דפנסיבית. בנוסף, הניסיון הרחב של משרד פניגן בליטיגציה של פטנטים בבתי המשפט המחוזיים, בפני הועדה האמריקאית לסחר בינלאומי ובפני משרד הפטנטים וסימני המסחר האמריקאי, מעניק לנו פרספקטיבה מושכלת וייחודית למדי, לגבי הדרך הטובה ביותר לנצל את הליך הבחינה מחדש כחלק מאסטרטגית ליטיגציה מקיפה.

קרא עוד +