חפש פניגן

  • חדשות ומדיה
  • מאמרים
  • תובנות IP
  • שלוש עצות מעשיות להשגת הגנת פטנטים חזקה לתוכנה, לאור פסקי הדין שנתנו לאחרונה בבית המשפט העליון של ארה״ב

    10 אוג 2014
    News1

    1. ודאו שבקשת הפטנט שלכם אכן מציגה תיאור ותביעות בגין שיפור טכנולוגי.

    בית המשפט העליון קבע לאחרונה שפטנטים הקשורים לפלטפורמת מסחר ממוחשבת לעריכת עסקאות פיננסיות כוללים תביעות המתייחסות לתוכן שלא ניתן לרשום בגינו פטנט, או לתוכן שאינו כשיר לרישום פטנט על פי החוק בארה״ב. בית המשפט העליון הסביר כי במקרים שבהם המצאת התוכנה כרוכה ב"רעיון מופשט", המבחן לקביעת הכשירות לרישום פטנט מחייב סקירה של תביעות הפטנט לאיתור "די מרכיבים נוספים" שיהפכו את התביעה לכזו שמתמקדת ביישום של הרעיון המופשט, לעומת תביעה שמתמקדת ברעיון המופשט בלבד. פסיקה זו מציבה אתגרים חדשים בכל הקשור לרישום פטנטים על המצאות תוכנה.

    הקביעה האם תביעת פטנט אכן כוללת "די מרכיבים נוספים" – כפי שדורש עתה בית המשפט העליון – עשויה אמנם להיות מסובכת, אולם אין זה מסובך לוודא שבקשות הפטנטים שלכם אכן מציגות תיאור ותביעות בגין שיפור טכנולוגי. בית המשפט העליון הסביר גם שתביעות פטנט עשויות לעמוד ברף של מבחן הכשירות אם התביעות מתייחסות לשיפור בתפקוד של מחשב או מביאות לשיפור בטכנולוגיה אחרת או בתחום טכני אחר כלשהם.

    לפיכך, בעת ניסוח בקשת הפטנט שלכם, יש להסביר כיצד המצאת התוכנה שלכם משפרת את תפקודו של המחשב. לחילופין, יש להסביר כיצד המצאת התוכנה שלכם גורמת לשיפור בתחום טכני כלשהו. באמצעות ניתוח אסטרטגי נכון, ניתן לממש אחד הפתרונות האלה (או את שניהם) עבור המצאות תוכנה, אפילו עבור המצאות תוכנה שעוסקות ביישומים עסקיים ופיננסיים, אפליקציות למכשירים ניידים, וכן פיתוחים מבוססי-אינטרנט אחרים.

    2. ודאו שהמונחים הכלולים בתביעות הפטנט שלכם ברורים ושבקשת הפטנט שלכם כוללת הגדרות עבור כל המונחים בתביעה.

    במסגרת תיק אחר, בית המשפט העליון הפך לקשה יותר את האפשרות להסתמך על שפה מעורפלת בתביעות פטנט וקבע כי המונחים שבהם נעשה שימוש בתביעה חייבים ליידע אדם מנוסה בתחום של ההמצאה על היקף ההמצאה שלכם. בעוד שהפתרון במקרה זה עשוי להיות ברור ומובן – לנסח בקשות פטנט ברורות – הלכה למעשה מדובר במעשה אמנות יותר מאשר במדע מדויק. עורך הפטנט לומד מניסיונו מה צריך להגדיר וכיצד להגדיר זאת.

    3. הימנעו מתביעות הפרה מחולקת.

    הפרה מחולקת מתרחשת כאשר תביעת הפטנט שלך כרוכה בשלבים שמבוצעים על ידי יותר משחקן אחד או כאשר רכיבי המערכת מסופקים על ידי יותר מספק אחד. במקרים כאלה, הפרת תביעת הפטנט אפשרית רק בשילוב ההתנהגות של יותר משחקן אחד. בתיק אחר שנדון לאחרונה, בית המשפט העליון דחה טענה להפרה במקרה שתביעת הפטנט סבלה מהפרה מחולקת, תוך שהוא מזכיר שתביעת פטנט בעלת-ערך אינה מסתמכת על שלבים המבוצעים על ידי יותר משחקן אחד או רכיבי מערכת שמסופקים על ידי יותר מספק אחד. גם כאן, ניתוח אסטרטגי נכון הוא צעד המפתח הראשון לניסוח פטנט תוכנה והימנעות ממלכודת ההפרה המחולקת.
     

    © זכות יוצרים .Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP
    מאמר זה מיועד למסירת מידע, אין בכוונתו להוות ייעוץ משפטי, והוא עשוי להיחשב מאמר פרסומי על פי חוקי המדינה החלים בעניין זה. מאמר זה מבטא את דעת מחבריו בלבד ואין לייחס את האמור בו למשרד Finnegan, Henderson, Farabow, Garrett & Dunner, LLP או ללקוחות המשרד

    מקצוענים קשורים

    ג´פרי א. ברקוביץ´
    Email