חפש פניגן

  • חדשות ומדיה
  • מאמרים
  • תובנות IP
  • מחלוקת סביב הסעות שיתופיות חושפת את ההבדלים בין פטנטים חזקים וחלשים

    24 אוק 2019
    גרשון פניטש

    בסוף שנות התשעים, פיתח מר סטיבן דיקרסון, שהיה בזמנו פרופסור בג'ורג'יה טק, את מה שלטענתו מהווה את הבסיס לכל טכנולוגיות ההסעות השיתופיות - סינרגיה של טלפונים ניידים, GPS ותשלומים דיגיטליים. פרופסור דיקרסון הקים חברה בשם RideApp, והגיש בקשה להגנה על הפטנט שהמציא. הפטנט אושר, ובמהלך השנה האחרונה, הוא הגיש תביעות נפרדות בגין הפרת פטנטים בבית המשפט הפדרלי בארצות הברית נגד Uber ו-Lyft.

    אנשים רבים חושבים שהם עומדים על גג העולם כשיש להם פטנט מוקדם, כמו זה של פרופסור דיקרסון. במציאות, הם דווקא עומדים על קרחון שעומד להתבקע; אם הקרחון נסדק, הוא עלול לשקוע במהירות. יתכן שזה מה שיקרה לפטנט של פרופסור דיקרסון.

    חברת Lyft, הנתבעת הראשונה, השיבה מלחמה. היא עשתה את מה שמפרים רבים עושים, ותקפה את הפטנט של דיקרסון בפני משרד הפטנטים וסימני המסחר האמריקני, באמצעות הליך המכונה IPR (Intra Partes Review). ובפרט, Lyft ביקשה מוועדת הערעורים של משרד הפטנטים וסימני המסחר האמריקני (PTAB) לבחון מחדש ולבטל את הפטנט. הליך IPR מאפשר לתקוף פטנט בדרך חסכונית יותר מאשר הגשת תביעה לבית המשפט. פעמים רבות, מפרים לכאורה יוזמים הליך IPR לאחר שהוגשה נגדם תביעה בבית המשפט, וברוב המקרים, בתי משפט מורים על השהיית ההליכים בזמן שוועדת הערעורים בוחנת מחדש את הפטנט שבנידון.

    לפני שיזמה את הליך ה- IPR, Lyft ערכה כמה חיפושים משלה, ואיתרה ארבעה פרסומים קודמים שבוחן הפטנטים לא לקח בחשבון במהלך תהליך אישור הפטנט המקורי. בדרך כלל, לבוחן הפטנטים יש 20 שעות להחליט האם לאשר את הפטנט. כמחצית מהזמן הזה מוקדש לחיפושים, והחצי השני משמש לתיעוד הניתוח שנערך. קל לראות, כי 10 שעות חיפוש לא בהכרח מספיקות כדי לקבוע אם המצאה מסוימת באמת חדשה. זו אחת הסיבות שמערכת הפטנטים מתירה לתקוף את הפטנט לאחר אישורו, כמו למשל באמצעות הליך IPR. מדובר באמצעים מבוססי קהל לבדיקת איכות הפטנטים. וזו דרך יעילה למדי. למעלה מ- 60% מהפטנטים שמותקפים בהליך שלאחר מתן הפטנט מסתיימים בתביעות שנפסלו.

    בעוד שחברת Lyft ביססה את המתקפה שלה נגד הפטנט על ארבעת הפרסומים הקודמים כאמור, וועדת הערעורים מעולם לא בחנה את הטענה כיוון שמצאה חריגות בפטנט, שלדבריה הפכו את הפטנט למעורפל מידי.

    ופרט, בתביעת הפטנט נדרשו "אמצעים אלחוטיים להקצאה על פי דרישה" ו- "אמצעים אלחוטיים לאיתור קרבה." על פי החוק האמריקני, כאשר תביעות פטנטים מנוסחות כך, התיאור הטכני של הפטנט חייב לתאר במקביל גם את המבנה להשגת הפונקציה הנדרשת. כאשר וועדת הערעורים בחנה את הפטנט לעומק, היא מצאה שהמבנה המתואר לא מאפשר לפרש את התביעות כראוי. ומכיוון שוועדת הערעורים לא יכלה לפרש את התביעות כראוי, היא כלל לא יכלה לקבוע אם ארבעת הפרסומים הקודמים שהציגה Lyft אכן שללו את תוקפן של התביעות.

    במסגרת הליך IPR, וועדת הערעורים מוסמכת לפסול פטנטים על סמך פרסומים מודפסים קודמים, אך לא מטעמים של תביעות מעורפלות. לפיכך, לוועדת הערעורים לא הייתה סמכות לבטל את הפטנט. עם זאת, החלטתה מציבה מכשול בפני פרופסור דיקרסון, שכן עניינו ישוב כעת לבית משפט שלדיון, שם השופט שדן בתיק – אשר בהחלט מוסמך לפסול את הפטנט מטעמים של תביעות מעורפלות –  עלול להבין את הרמז של וועדת הערעורים ולהכריז על בטלותו של הפטנט.

    המקרה הנוכחי מדגיש סוגיות חשובות, שפעמים רבות זוכות להתעלמותן של חברות שמגישות בקשות לאישור פטנטים. חוק הפטנטים מלא בכללים בעלי ניואנסים רבים, שבדרך כלל אינם עולים לפני השטח במהלך הליך אישור הפטנט, אלא מתעוררים בשלב מאוחר יותר, כאשר הפטנט עובר בחינה מיקרוסקופית במסגרת הליטיגציה.

    השגת הפטנט איננה מספיקה. חשוב לנקוט בכל הצעדים הסבירים האפשריים בכדי להבטיח שהפטנט מקיים את הניואנסים של החוק, כאלו שבוחן הפטנטים לא בהכרח ייקח בחשבון, אך בהחלט ייבחנו במהלך המתקפה בבית המשפט. לפטנטים יש ערך רב רק אם הם יכולים לשרוד מתקפה בבית המשפט. הדרך הטובה ביותר להבטיח זאת, היא לכלול בצוות הפטנטים שלכם עורך דין שמכיר היטב את הדרכים לתקוף פטנטים בבית המשפט, ויכול לכלול בתוך הפטנטים שלכם את ההגנות הנחוצות בכדי לשרוד את המתקפות הללו.

    בדיעבד, ולאור העובדה שדיקרסון מתמודד כעת עם מאבק משפטי קשה בבית המשפט, הוא ככל הנראה בועט בעצמו על כך שלא התמקד בהתדיינות המשפטית כאשר ניסח את הפטנט שלו במקור.

    Lyft Inc. v. RideApp, Inc, Case Number IPR2019-00671, at the PTAB.

    גרשון פניטש הינו שותף בכיר בפניגן.  פניגן הוא אחד ממשרדי עורכי הדין הגדולים ביותר המתמחים בתחום הקניין הרוחני עם עשרה משרדים מסביב לעולם. אנו עובדים ישירות עם חברות ישראליות ומייצגים כ- 160 מהחברות המובילות והמורכבות ביותר בישראל, מסייעים להם לנווט מחלוקות בנושאים של קניין רוחני ולנהל דיונים משפטיים בתחום הפרות פטנטים, מייעצים כיצד להגן בצורה אסטרטגית על טכנולוגיות כדי למקסם ערך, מנהלים תיקי פטנטים ומפתחים עבורם תזרימי הכנסה באמצעות פטנטים יצירתיים ורישיונות.

    בואו והכירו את פניגן באירועים הבאים:

    כנס ג'רני: 18 בספטמבר, 2019 – הילטון, תל אביב

    ארוחת ערב ליזמות: 19 בספטמבר, 2019 – רמת גן (צרו קשר כדי לקבל הזמנה)

    כנסmHealth : 28 באוקטובר, 2019-  בית מלון דן, תל אביב

    מסע גלגלי אהבה: 10-14 בנובמבר, 2019 - ישראל

    מייסדים פוגשים מייסדים: 20 בנובמבר, 2019 – תל אביב

    למידע נוסף: IsraelInfo@finnegan.com

    מקצוענים קשורים

    גרשון ס. פניטש
    Email