חפש פניגן

  • חדשות ומדיה
  • מאמרים
  • תובנות IP
  • האם טוב לפרסם המצאה בתחום מדעי החיים לפני הגשת בקשה לפטנט?

    08 מאי 2018
    פולה מילר וגרשון פניטש

    ישנה נטייה, בפרט בזירת מדעי החיים, לחשוף חידושים ולפרסם ממצאים בהקדם האפשרי. האינסטינקטים האלה נובעים מהשורשים האקדמאיים של הממציא, בהם יש דגש חשוב על "להיות הראשון לפרסם".  אולם, מה שטוב בתחום האקדמיה אינו בהכרח טוב לתחום העסקים. בחיפזון לפרסם, ממציאים שוכחים לעיתים כי ברב העולם, פרסום המצאה לפני הגשת בקשת פטנט, מונעת לחלוטין את יכולתו של הממציא לקבל פטנט. לכן, דפוס החשיבה של לפרסום ראשונים יכול להרוס שווי של חברה.

    מדוע הגנה על פטנט כה חשובה? בלי הגנה על פטנט, כל אחד חופשי להעתיק המצאה. אם מניחים על שולחן  סכום כסף ומישהו ממהר לקחת אותו, זה נחשב גניבה. זה לא חוקי. אך, אם אתה חושף את ההמצאה שלך בלי להגיש בקשת פטנט קודם, מי שמעתיק אותה לא נחשב לגנב, אלא נחשב לאדם עם חשיבה עסקית טובה. הרבה פעמים משקיעים מבססים החלטות להשקיע על סמך יכולתם של הפטנטים של אותה חברה לחסום אחרים מלהציע פתרון מתחרה. אף משקיע לא רוצה למצוא את עצמו בסיטואציה שבה לאחר השקעה, לפתע השוק מוצף במוצרי  "גם אני" אשר פוגעים בהשקעה. מסיבה זו, יש להגיש בקשת פטנט לפני כל חשיפה לציבור.

    יש מקרה אחד יוצא דופן בולט. בארצות הברית, לממציאים יש תקופת חסד של שנה אחת מזמן החשיפה לציבור ועד שהם נדרשים להגיש בקשה להגנת פטנט. אולם, לרוב הסתמכות על תקופת חסד זו נחשבת לרעיון לא טוב משתי סיבות. הראשונה, האפשרות הזו חלה רק לגבי ארה"ב. השנייה, אחרי שהמצאה ידועה לציבור, מתחרים ינסו לחשוב על דרכים לשפר את ההמצאה, לעיתים לפני שתהיה לך הזדמנות לחשוב על שכלולים. במקרה כזה, מתחרים יכולים למהר אל משרד הפטנטים על מנת להגיש בקשות על השיפורים ולחסום את האפשרות שלך לשכלל את המוצר שלך.

    הבעיה היא לא רק של אנשים עם חשיבה אקדמאית. הרבה פעמים רואים מקרים בהם מנהלים ואנשי מכירות לא ממושמעים לא מצליחים להתאפק בוועידות וירידים ומשתפים המצאות בשלבי פיתוח עם אחרים עוד לפני שהגישו בקשות פטנט מתאימות. גילוי לציבור לא חייב להיות מצגת מדעית פורמלית או הדגמה רשמית ביריד. לחשוף המצאה מול מספר קטן של אנשים או גילוי כדרך אגב,  גם נחשבים. לכן, חברות צריכות להיזהר מאוד ולהבהיר לעובדים מה מותר ומה אסור להם לחשוף.

    במקרים רבים מנהלים מצדיקים גילויים מוקדמים במשפט כמו "הגנת פטנט לא תעזור לי אם לא אוכל לסגור מכירות", אך יש פשרה. עם מאמץ מינימלי, חברות יכולות להגיש מהר בקשת פטנט ארעית (provisional). במצב חירום, ניתן להגיש בקשת פטנט ארעיתתוך יום ומספיק שהבקשה תכלול מצגת PowerPoint פשוטה עם מספר פרטים נוספים שיתגלו לציבור. בעוד בקשת פטנט ארעיתיכולה לתת תחושת ביטחון כוזבת, במצב חירום עדיף להגיש בקשה כזו מאשר לא לעשות כלום.

    הסכמי סודיות גם יכולים לעזור. ברב המדינות, גילוי סודי לא נחשב לגילוי ציבורי. לכן, כדאי להשתמש בהסכמי סודיות לגילויים מוקדמים מול שותפי רישוי פוטנציאליים, ספקים, יצרנים או צדדים שלישיים אחרים.

    מה הנוהל הטוב ביותר? הנוהל הטוב ביותר לחברה עם המצאות חדשות, הוא לא לגלות בציבור את ההמצאות של החברה עד שיש זמן מספק לשקול בזהירות לא רק את המצאות חדשות, אלא גם על שיפורים אפשריים להמצאות ולהיות הראשונים להגיש בקשות להגנת פטנט. אם אין ברירה אלא לבצע גילוי לציבור, דאגו לפחות להגיש לפני כן בקשת פטנט ארעית. אם יש צורך בדיון עסקי עם אחרים, וודאו כי נחתם הסכם סודיות לפני תחילת הדיון. כך חברות מצליחות להגן על עצמן בצורה הטובה ביותר.

    המצאה חדשה מלווה לעיתים קרובות ברמת התרגשות שגורמת לאנשי עסקים חכמים להחליט החלטות לא נכונות ולחשוף לציבור המצאות, מה שפוגע ביכולתה של חברה למקסם את שווי ההמצאה. עם משמעת עצמית ושימוש אסטרטגי בבקשות פטנט ארעיותוהסכמי סודיות, ניתן לצמצם את הסיכונים.

    הכותבים פולה מילר וגרשון פניטש הם עורכי דין בחברת "פניגן'

    Finnegan, Henderson,Farabow, Garrett & Dunner, LLP

     

    מעוניינים לשמוע מהשותפים ב'פניגן' על אסטרטגיית פטנטים ושיטות מומלצות בניהול תיק IP חזק ובעל ערך לחברתכם? הנכם מוזמנים לכנס MIXiii BIOMED 2018 שיתקיים ב 15-17 במאי במלון דיוויד אינטרקונטיננטל בתל אביב.

     

     

    מקצוענים קשורים

    גרשון ס. פניטש
    Email